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如何理解与适用恶意抢注条款,现行商标法第三十二条后半段释义    

如何理解与适用恶意抢注条款,现行商标法第三十二条后半段释义

  我国现行商标法第三十二条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”
  
  一、立法目的
  
  该条款为了维护诚实信用原则,对已经使用并有一定影响商标予以保护,以制止恶意抢注的行为,是对商标注册制度的有效补充。
  
  我国商标法在1993年进行了第一次修正,其中第二十七条第一款规定:已经注册的商标,违反商标法禁用条款或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,当事人可以请求国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商标评审委员会)裁定撤销该注册商标。1993年我国第二次修订的商标法实施细则第二十五条列举了商标法第二十七条第一款所指的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的行为,其中包括“违反诚实信用原则,以复制、摹仿、翻译等方式,将他人已为公众熟知的商标进行注册的”行为。2001年我国商标法进行第二次修正时,对这种行为的规制分别转化上升为第十三条关于驰名商标的保护条款和第三十一条对在先使用并有一定影响的商标进行保护的条款。2001年我国商标法进行第二次修正增加这一条款也是我国为加入世界贸易组织而遵守和履行国际公约义务的需要。2013年我国商标法进行第三次修正时,继续沿用了2001年我国商标法的立法体例。
  
  二、适用要件及适用案件类型
  
  在商标异议、不予注册复审及无效宣告案件的个案审理中,符合以下适用要件的可以适用该条款:
  
  他人商标在系争商标申请注册日前已经使用并有一定影响;系争商标与他人商标相同或者近似;系争商标所使用的商品或服务与他人商标所使用的商品或服务原则上相同或者类似;系争商标申请人具有恶意。
  
  三、“已经使用并有一定影响”的判定
  
  “已经使用并有一定影响”的商标是指在系争商标申请注册日前已经在中国使用并已为一定地域范围内相关公众所知晓的未注册商标。
  
  1.“未注册”的判定
  
  “未注册”包括从未申请注册的情形、在系争商标申请注册日之后申请注册的情形,还可以包括曾在先注册,但在系争商标申请注册日之前因期满未续展已失效但依然持续使用的情形。
  
  2.“相关公众”的判定
  
  相关公众包括商标所标识的商品的生产者或者服务的消费者、提供者以及在经销渠道中所涉及的经营者和相关人员等。在确定相关公众时,应当考虑商品或服务的性质、种类、价格等因素对其范围及其注意程度的影响。
  
  3.“已经使用”的判定
  
  “已经使用”是对未注册商标提供保护的一个最基本前提。使用的时间范围原则上应以系争商标申请注册日前为准,使用的地域范围原则上应以中国为准。但是,若为证明商标知名度提供了域外使用的证据材料,但该证据能够证明该域外使用的影响力可以及于中国相关公众,则也可以认可该证据的关联性。
  
  商标使用的事实,需要权利人提供相应的证据加以证明。证据应当具备真实性、合法性、关联性,能够显示所使用的商标标识、商品或服务、使用日期和使用人。依据我国现行商标法第四十八条:商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。根据商标使用的具体方式不同,证据一般可以包括但不限于合同、发票、提货单、银行进账单、进出口凭据,广播、电影、电视、报纸、期刊、网络、户外等媒体广告,媒体评论及其他宣传活动资料、参加展览会、博览会的相关资料,获奖情况的证据等。
  
  4.“有一定影响”的判定
  
  该条款不再只强调保护注册商标,而是对未注册商标也给予合理保护。但是,在商标注册制度下,对在先使用的未注册商标提供保护是有条件的。在先使用的商标只有达到了“有一定影响”的程度,才能在相关公众中产生区别商品或服务来源的作用,才能产生对抗该影响所及范围内他人恶意抢注的权利,才能作为未注册商标获得保护。只有这样,才能在维护商标注册原则、维护注册商标的稳定性和维护诚实信用原则、制止打击不正当竞争行为之间取得平衡。
  
  “一定影响”作为一个相对概念,不宜要求过高或绝对化,而应当根据案件的实际情况,采用相对化的认定标准,在个案中具体衡量,在相关行业或一定地域范围,为该领域的相关公众知晓即可,而无需要求较大范围内相关公众普遍知晓。
  
  判定商标是否有“一定影响”,应当就个案情况综合考虑相关公众对该商标的知晓情况,该商标使用的持续时间和地理范围,该商标宣传的时间、方式、程度、地理范围,以及其他使该商标产生“一定影响”的因素。
  
  此外,还应注意的是,“一定影响”的产生和是否得到保持是一个动态的过程,需要结合个案情况具体分析。使用人是否通过诚实劳动赋予了商标知名度,是否通过持续的使用宣传使商标的知名度得以不断延续,他人的注册是否易出现市场混淆,即不正当竞争的危害后果是否可能产生都是必须考虑的因素。如果在先使用者对于商标的投入中断,或者由于经营的萎缩使商标的影响力逐渐减弱直至消弭,在先权利的消失就使得保护失去了应有的意义。因此,对商标有一定影响的认定不仅应当注意商标最早使用时间,也应当考虑商标的影响力是否通过适当手段得以延续,在先使用商标的影响力至少在审理时应当有效延续。
  
  四、“以不正当手段抢先注册”的判定
  
  1.“不正当手段”“恶意”的判定
  
  “以不正当手段抢先注册”与我国现行商标法第四十四条第一款规定的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”不同,后者旨在解决扰乱商标注册秩序的不当注册行为,而该条款中的“以不正当手段抢先注册”是指损害特定权利人的不当注册行为,其“抢先注册”行为的主观意图、市场行为及后果具有不正当性,即通常所说的申请人在申请注册时具有“恶意”。
  
  所谓“恶意”,主要指的就是明知或应知的心理状态,就是在明知或应知某一商标已为他人在先使用并已产生一定影响的情况下仍出于不正当竞争的目的进行注册。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(法发〔2010〕12号)指出:如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注,即可认定其采用了不正当手段。
  
  判定注册人是否在明知或应知的情况注册他人商标是适用2001年第二次修正的商标法第三十一条的关键。在先使用商标是否具有较高知名度,系争商标与具有独创性的在先商标是否高度近似而又无合理的解释、使用中是否存在对在先使用商标的刻意攀附摹仿,系争商标申请人与在先使用人所处地理位置、销售区域或广告宣传覆盖范围远近,双方有无经贸往来、人员内部往来或其他纠纷,系争商标注册后是否存在误导宣传、胁迫交易、索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等不正当行为,均可以作为判定系争商标申请人是否明知或应知的参考因素。
  
  以第1799405号“金鼎轩”商标争议案为例,国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商标评审委员会)认为,申请人的证据可以证明,“金鼎轩”作为申请人连锁经营的酒楼字号及其提供的餐饮服务上的商标,通过使用和宣传报道,于1999年以前,在北京地区的相关公众中就已建立起较高的知名度,享有良好的商业声誉,构成2001年第二次修正的商标法第三十一条所指“已经使用并有一定影响的商标”。被申请人地处北京市西城区黄寺大街,与申请人相距较近。正如被申请人在答辩中反复强调的其“很早就准备涉足餐饮业”,因此应属于餐饮行业中的可能经营者,即相关公众。同时基于餐饮服务特有的连锁经营、地域性较强等特点,被申请人对申请人“金鼎轩”字号及商标的知名度理应知晓。被申请人在明知或应知上述客观事实的情况下,于2001年6月14日将“金鼎轩”作为商标在第42类餐厅等服务上申请注册,并且在商标被核准注册后以其面向公众招商,其实质是利用申请人的商誉,以收取加盟费和商标使用费的方式牟取利益。因此,被申请人申请注册争议商标,其主观意图、市场行为及后果均具有不正当性,其行为构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。
  
  应当注意的是,由于我国商标注册制度的基础是申请在先注册在先原则,而且我国地域辽阔,客观上有商标近似的巧合存在。因此,申请人应当有较为充分的证据证明其使用所产生的影响力已及于商标注册人,商标注册人系在明知或应知他人商标已具有一定影响的情况下抢先进行注册。由于2001年第二次修正的商标法三十一条所指“不正当手段”已涉及到对注册人商业道德的负面评价,因此,如果没有充分证据证明属于恶意抢注,而属于巧合冲突的,则应慎重。
  
  以第3149061号“FUTIAN福田”商标异议复审案为例,商标评审委员会作出商评字(2011)第21688号异议复审裁定认为,被异议商标指定使用在电加热装置等商品上,异议人引证的“福田”与“FT及图”商标指定使用在锅炉、小型取暖器商品上,知名度主要在天津、北京地区,而被异议商标原注册人、原被异议人及被申请人均位于广东省,与天津市相距甚远,申请人未向商标评审委员会提交其宣传、销售“福田”牌锅炉等商品至广东省的证据。且考虑到被异议商标原注册人字号为“福田”,其将字号作为商标申请注册有其合理之处,不可不谓巧合。在申请人证据不足以证明其在先使用在锅炉等商品上的“福田”商标的知名度及于被异议商标原注册人的情况下,商评委难以判定被异议商标的注册申请系出于不正当手段抢先注册,据此裁定被异议商标予以核准注册。
  
  2.“不正当手段”与“在先使用并有一定影响”的关系
  
  “在先使用并有一定影响”与“不正当手段”是适用该条款对未注册商标提供保护的必要条件,缺一不可。在案件审理实践中,还应结合个案具体情况,考虑“恶意”与在先商标的知名度之间存在此消彼长的互补关系:如果恶意的证据比较间接,则要求在先商标知名度的证据就要充分,应当达到能从一定影响推定当事人应知的程度。而如果恶意的证据比较直接比较明显,则可以适当减轻关于知名度的举证责任。
  
  五、对在先使用并有一定影响商标的保护范围
  
  对在先使用并有一定影响商标的保护范围,原则上应按照相同近似商标的审理标准,在相同或者类似的商品或服务范围内予以保护。
  
  但个案中,从维护诚实信用原则的立法宗旨出发,综合考虑在先商标的显著性、知名度、系争商标与在先商标是否高度近似、两商标所使用的商品或服务是否具有较强关联性、系争商标申请人的主观恶意、系争商标是否容易导致混淆误认等相关因素,也可对在先商标的保护范围可以作出更合理的界定,适当扩展至密切相关的关联商品或服务上。
  
  以第4612127号“茶の魔手CHAZHIMOSHOU”商标争议案为例:商评委在商评字(2011)第24275号争议裁定中认为,申请人在先在中国台湾申请注册了“茶の魔手”商标,其产品获得了一定荣誉,应当可以认定申请人“茶の魔手”商标的使用在当地已具有一定的影响力,被申请人作为中国台湾台南市人理应知晓申请人在先使用的商标;其次,“茶の魔手”这一文字组合较具独创性,被申请人申请注册与他人在先使用文字相同的商标难谓巧合,被申请人以其早年迁居并不知晓申请人商标作为抗辩理由难以令人信服;再次,该案中争议商标指定使用的茶、冰茶等商品与申请人商标使用的冷热饮料店、茶室等服务项目关联紧密,即争议商标在该部分商品上的注册使用可能会导致相关消费者对于产品来源的混淆误认。综合考虑该案证据以及双方的地域关系,争议商标的注册申请已构成2001年第二次修正的商标法第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响商标”的情形。
  
  六、其他有关法律适用问题
  
  1.该条款与第十三条第二款、第十五条第二款的不同
  
  该条款与现行商标法第十三条第二款均体现了对未注册商标的保护,保护范围原则上均限定为相同或类似的商品或服务。但两者适用时存在以下区别:一是对知名度的要求不同,该条款的“一定影响”仅要求在相关行业或一定地域范围,为该领域的相关公众知晓即可;二是对主观状态的考察不同,前者要求存在恶意,后者则在系争商标被核准注册之日起5年内,不以存在主观恶意为必要条件;三是保护力度有别,后者不仅禁止注册,还禁止使用,且在系争商标注册申请人存在主观恶意的情况下,不受提出无效宣告5年法定期限的限制。
  
  与现行商标法十五条第二款相比,其均要求“在先使用”,但该条款还同时要求“有一定影响”;该条款“不正当手段”可以理解为明知或者应知他人商标存在,现行商标法第十五条第二款要求“明知”他人商标存在。该条款侧重的是对未注册商标经使用形成的权利进行保护,而现行商标法第十五条第二款侧重的是对违反诚实信用原则的恶意注册行为进行打击。
  
  该条款不仅要求“已经使用”而且要求这种使用已经达到“一定影响”,“一定影响”可以成为判定“不正当手段”的一个因素。因此,如内部的选用,使用的准备、使用许可等只构成使用的必要条件,但这种使用可能难以形成“一定影响”为不特定的相关公众所知。该条款所要求的“使用”不限于生产、销售使用该商标的商品或提供使用该商标的服务,即已实际投入市场的销售活动,也包括虽未实际销售,但影响力可以及于中国的先期广告宣传,或参加展览会、交易会等。由使用形成的“一定影响”推定系争商标申请人“明知或应知”他人商标存在而进行抢注。
  
  而现行商标法第十五条第二款之“在先使用”除上列使用外,还可以包括已经准备投入使用(即尚未正式进入市场)、使用许可等,因为适用该条款的重点是由种种合同、业务往来关系或者其他关系而影响直接到达相对人,特定相对人“明知”他人商标存在而进行抢注。
  
  2.关于所谓“被使用”问题
  
  在第3492439号“索爱”商标争议案、第1535599号“路虎”商标争议案等案件的行政诉讼判决中,出现了所谓商标“被使用”的概念,即无论权利人是否有主动使用的行为或意图,中国相关公众或媒体对其某商标的习惯性简称或某种译法,成为权利人“被使用”的商标。当权利人对所谓被使用的商标被他人注册提出合法性质疑时,上述判决以权利人是否认可这种“被使用”行为,作为其主张能否获得支持的判定尺度。但是,无论“被使用”的商标是否符合权利人的主观意图,只要“被抢注”的商标与权利人在先使用并有一定影响的商标相同或近似,且注册人明知或应知被使用的商标在相关公众的认识中已指向了特定的商品或服务来源,依然意图据为己有,这种注册行为都违反了诚实信用的基本原则。
  
  3.关于违反法律禁止性规定的使用能否产生一定影响的问题
  
  一种观点认为:商标经使用产生一定影响是一种客观事实状态,使用的合法与否,不影响一定影响的产生。另一种观点认为:只有建立在合法使用的基础上,即社会利益得到应有保护的前提下,使用行为所产生的利益才能受到商标法的保护,违反法律禁止性规定的使用行为难以产生对抗他人注册申请的效力。
  
  以第1349594号“七匹狼SEPTWOLVES及图”商标争议案为例,北京市第一中级人民法院在一审判决中认为,商评委提交的相关证据虽然能够证明龙岩卷烟厂(后经改制成为龙岩烟草工业有限责任公司)将“七匹狼SEPTWOLVES及图”商标用于其所生产、销售的香烟产品上,但我国烟草专卖法第二十条第一款规定:“卷烟必须申请注册商标,未经核准注册的,不得生产、销售。”故龙岩卷烟厂前述的生产、销售行为为法律所禁止,因此依据上述证据不能认定龙岩卷烟厂实际使用的“七匹狼SEPTWOLVES及图”商标为2001年第二次修正的商标法第三十一条所指的“他人已经使用并有一定影响的商标”。北京市高级人民法院在终审判决亦认为,龙岩卷烟厂在香烟上的相关在先使用行为不能产生受法律保护的在先权利。
  
  但在第1372099号“卡斯特”商标撤销复审案的行政纠纷申请再审程序中,针对合法使用问题,最高人民法院在(2010)知行字第55号行政裁定书中指出,商标使用合法与否的评判规范仅限于商标法律规定,使用商标的经营活动是否违反其他方面的法律规定,并非2001年第二次修正的商标法第四十四条第(四)项(现行商标法第四十九条第二款)所要规范和调整的问题。该案虽然针对的是商标3年连续不使用撤销中的合法使用问题,但该案作为最高人民法院发布的“2011年中国法院知识产权司法保护十大案件”之一,其典型意义应可统一指引商标法其他条款中关于使用合法性问题的判定。
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