《商标法》第十三条第二款规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”此条规定是对已注册驰名商标在不相同或不相类似商品上的保护。本文拟结合雅虎YAHOO商标异议复审案对依据《商标法》第十三条第二款保护驰名商标的适用条件予以阐述。
　　
　　基本案情
　　申请人（原异议人）：雅虎公司（YAHOO!INC.）
　　被申请人（原被异议人）：义乌市某剃须刀有限公司
　　被异议商标：第1649903号雅虎YAHOO商标
　　一、当事人主张
　　申请人的主要理由：
　　申请人的雅虎及YAHOO!商标在第38类电子邮件等通讯服务，第42类计算机服务、对计算机网络上使用的信息进行检索和查询以及第9类计算机软件上享有极高知名度，已符合驰名商标的认定条件。被申请人理应知晓申请人的商标，其申请注册第1649903号雅虎YAHOO商标的行为，是对申请人已注册驰名商标的摹仿和翻译。
　　被申请人在商评委规定期限内未予答辩。
　　二、商评委审理与裁定
　　商评委经审理查明：
　　1.被异议商标雅虎YAHOO由被申请人义乌市某剃须刀有限公司于2000年9月4日申请注册，指定使用在第8类剃须刀等商品上。
　　2.申请人在被异议商标申请日前已获准注册第1109289号YAHOO!商标和第1327419号雅虎商标，两商标核定使用在第42类计算机服务以及软件服务等服务上，均为有效注册商标。
　　3.在被异议商标申请日前，申请人提供网站分类检索服务的www.yahoo.com和www.yahoo.com.cn等网站在中国相关公众中享有较高知名度，网页上使用了“YAHOO!”和“雅虎”标志。中国大陆多家媒体对申请人及其网站进行了大量报道。申请人及其YAHOO!商标在全球范围享有较高知名度，在被异议商标申请日后仍保持较高知名度。
　　4.2010年1月20日，商标局异议裁定书认定申请人注册并使用在计算机服务、对计算机网络上使用的信息进行检索和查询服务项目上的雅虎和YAHOO!商标为驰名商标。
　　5.“yahoo”一词指英国作家斯威夫特的小说《格列佛游记》中的人形兽，并有“粗汉”、“不文明的人”等含义。
　　商评委经审理认为：
　　在案证据可以证明申请人注册并使用在第42类计算机服务、对计算机网络上使用的信息进行检索和查询服务上的第1327419号雅虎商标和第1109289号YAHOO!商标在被异议商标申请日前已为中国大陆的相关公众熟知，成为《商标法》第十四条所指的驰名商标。“YAHOO!”一词在英文中较为生僻，“雅虎”亦非汉语的固有词语，二者均具有较强的独创性。被异议商标雅虎YAHOO与申请人的雅虎及YAHOO!商标高度近似。鉴于此，并考虑到申请人的雅虎商标和YAHOO!商标注册和实际使用的计算机服务、对计算机网络上使用的信息进行检索和查询服务涉及相关公众范围广泛，被异议商标注册和使用在剃须刀等商品上，易使相关公众误以为该产品来自申请人或与申请人相关，从而损害申请人的利益。被申请人义乌市某剃须刀有限公司申请注册第1649903号雅虎YAHOO商标的行为已构成《商标法》第十三条第二款所指情形。
　　综上，商评委依据《商标法》第十三条第二款、第三十三条和第三十四条的规定，不予核准被异议商标（第1649903号雅虎YAHOO商标）注册。
　　
　　评析
　　本案的焦点问题是被申请人申请注册被异议商标的行为是否违反《商标法》第十三条第二款的规定。
　　一、适用《商标法》第十三条第二款保护驰名商标的要件
　　适用《商标法》第十三条第二款须符合下列要件：1.他人商标在系争商标申请日前已经驰名且已在中国注册；2.系争商标构成对他人驰名商标的复制、摹仿或者翻译；3.系争商标所使用的商品或服务与他人驰名商标所使用的商品或服务不相同或者不相类似；4.系争商标的注册或者使用误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害。
　　在本案中，申请人的第1327419号雅虎商标和第1109289号YAHOO!商标在被异议商标申请日前已获准注册，被异议商标雅虎YAHOO构成对申请人雅虎和YAHOO!商标的复制、摹仿，被异议商标指定使用的剃须刀等商品与申请人雅虎、YAHOO!商标核定使用的计算机服务、对计算机网络上使用的信息进行检索和查询服务属于非类似商品或服务。
　　二、驰名商标的判定
　　根据《商标法》第十四条的规定，认定驰名商标应当考虑的因素包括：“（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。”
　　在本案中，申请人主张其雅虎、YAHOO!商标为驰名商标。根据在案证据，在被异议商标申请日前，申请人设立了www.yahoo.com和www.yahoo.com.cn等网站，提供网站分类检索服务，网页上使用了“YAHOO!”和“雅虎”标志。这些网站在中国相关公众中享有较高知名度。申请人及其雅虎和YAHOO!商标在全球范围享有较高知名度。此外，申请人还提交了其商标作为驰名商标受保护的记录。综合考虑在案证据，申请人的雅虎、YAHOO!商标在被异议商标申请日前已达到《商标法》第十四条所指驰名商标的标准。
　　三、被异议商标的注册和使用是否误导公众，致使申请人的利益可能受到损害
　　混淆、误导可能性的判定，应当综合考虑下列因素：系争商标与引证商标的近似程度，引证商标的独创性，引证商标的知名度，系争商标与引证商标各自使用的商品或服务的关联程度，其他可能导致混淆、误导的因素。
　　在本案中，被异议商标雅虎YAHOO的中文部分“雅虎”与申请人雅虎商标文字相同，英文部分“YAHOO”与申请人YAHOO!商标仅相差一个感叹号，双方商标高度近似。就独创性而言，“雅虎”在汉语中系无确定含义的臆造词，“YAHOO”在英文中较为生僻，二者均具有较强的独创性。被异议商标指定使用的剃须刀等商品与申请人商标借以驰名的计算机服务、对计算机网络上使用的信息进行检索和查询服务相比，虽然行业差异明显，但双方商品、服务面对均是普通公众。综上，被异议商标注册和使用在剃须刀等商品上易被误认为来自申请人，或与申请人存在关联，从而误导公众，损害申请人利益。
　　
　　综合评述
　　本案主要涉及对已注册驰名商标在非类似商品上的扩大保护。扩大保护是有限制的，保护范围应以存在混淆、误导的可能性为前提。在个案中，保护的具体范围应综合考虑上述判定混淆、误导可能性的相关因素来确定。在本案中，被认定驰名的服务项目是“查询和检索计算机网络上的消息”，被异议商标指定使用的商品是剃须刀等，两者虽然行业差异明显，但综合考虑双方商标高度近似、申请人商标的知名度和独创性等因素，商评委认为被异议商标的注册和使用容易误导公众，因此对被异议商标不予核准注册。